特許出願

 

(1)外国出願は必要性


アメリカで発明品を販売することを特許権によって独占したいのであれば、アメリカに
特許出願をしてアメリカの特許権を取得しないといけないし、中国で発明品の製造を
特許権によって独占したいのならば中国に特許出願をして中国の特許権を取得しないといけないと
いうことになります。

なお、現在一つの特許権で世界各国に通用するようにしようとするような条約を成立させようとする
動きがあります。


ですから、将来的には一つの特許権をとるだけでよくなる可能性はおおいにあります。
今でも、例えばヨーロッパではEPC(ヨーロッパ特許条約)という条約があって、これに基づく
ヨーロッパ特許をとれば実質的に各国での特許権としての効力を得ることができます。


また、商標については日本も加入しているマドリットプロトコルという条約があります。


これも、自国の出願を基礎にした一つの国際商標登録出願をすることで各国に効力を有する
権利を得ることができます。

 

 

(2)戦略的な明細書の作成

 

 

これは弁理士・特許事務所のノウハウの部分になりますが、一言で言うと、
「何を従来技術とし、その従来技術との関係で、どのように新規性、進歩性を主張できるように
特許請求の範囲を決め、特許請求の範囲の請求項の体系を作り、そのストーリーを明細書に書くか」に尽きます。


明細書は発明物語を書く書類であり、請求の範囲は権利として主張する部分を記載する
書類です


特許調査によりその発明を取り巻く環境が分かりますから、その環境の中で、特許庁の審査官は
どの文献を根拠にどういう拒絶理由を出してくるか、の一応のシナリオを想定し、そのシナリオに
従って、明細書のストーリーを記載することが必要です。


これが出願時点で成立していないと、拒絶理由が発せられた時に、初めて対応方針を策定するために右往左往することが最小限に抑えられ、権利化に向けての安定した対応ができます。

 

 

(3)拒絶理由への戦略的対応

 

 

拒絶への応答は、審査官との「論戦」になります。


新規性、進歩性を確保する反論を行うための「文法」は存在しますから、基本的にはその「文法」に
沿って反論、修正を行うことになります。


但し、基本は、審査官も人間であることから、弁理士としては「諄々と相手を説得する」、
「特許性を切々と訴える」ように反論を行うことが重要です。


また、拒絶理由は、ほぼ最低1回、多いときには3回出ます


現在の特許庁の実無では、拒絶理由通知なしで特許になる、という事態は非常に稀です。

現在の審査は、若干でも特許性に疑義がある場合には拒絶理由通知を発し、これに対する
出願人の応答を審査することによって出願の審査を行うようになっております。


従って、代理人・特許事務所としては、このような環境下で、できるかぎり広い権利範囲を確保すると
共に傷のある部分を補正により排除しつつ、調査時点でおおむね想定できるシナリオに基づき、
粘り強く権利化を進める必要があります


また、同時に、審査に係属する時間が長引けば、それだけクライアントの方々には費用発生が
嵩むことから、クライアントの方々の意向を常時確認しつつ、出来る限りの費用発生を抑える形で
手続を進める必要があります。



 

外国出願の流れの詳細は以下をご覧下さい。

 

外国出願のポイント 特許調査
   
特許出願 特許訴訟

 

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